1. По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.
Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.
2. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.
Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.(Пункт в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ )
3. В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.
4. Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.
В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.
В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.
5. По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.
При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.
Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.(Дополнение абзацем - Федеральный закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ )
5 1 . Не допускается безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии, если настоящим Кодексом не установлено иное.(Дополнение пунктом - Федеральный закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ )
6. Лицензионный договор должен предусматривать:
1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);(В редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ )
2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
7. Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.
Судебная коллегия отменила акты по части 1 статьи 291.11 АПК РФ, указав: суд первой инстанции, взыскивая штраф, не указал, какие именно отчетные документы из перечня п. 1.9 договора (отчет по форме раздела 14, выписка банка о поступлении средств по договору комиссии, копии экспортной лицензии и паспорта сделки, документы об отгрузке, изменения к контракту и договору комиссии, с учетом правил п. 9.1 о представлении лицензии и паспорта сделки лишь при первом отчете и при корректировке) за спорный период не были представлены. По п. 1 ст. 1237 ГК РФ отчеты представляются, если договором не предусмотрено иное, а при отсутствии условий о сроке и порядке — по требованию лицензиара. По п. 2 ст. 1233 ГК РФ к лицензионным договорам применяются общие положения об обязательствах (ст. 307–419) и о договоре (ст. 420–453); по смыслу ст. 307, 420 ГК РФ один договор порождает несколько обязательств (предоставление права, представление отчетов, внесение платежей — ст. 1235, 1237 ГК РФ), и прекращение договора влечет разные последствия для каждого из них в зависимости от существа правоотношения и соглашения сторон. С учетом п. 43 постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49 и абз. 1 ст. 431 ГК РФ договор толкуется системно: по п. 2.1, 5.1, 1.9, 9.1 договора обязанность отчитываться обусловлена использованием РИД исключительно в целях исполнения контракта, а основные обязательства по контракту и договору комиссии прекратились надлежащим исполнением (п. 1 ст. 408 ГК РФ), что Учреждением не опровергнуто; следовательно, прекратилась и обязанность представлять отчеты, поскольку договор не предполагает использование РИД за пределами действия контракта и договора комиссии. Условие п. 13.1 о действии договора до подписания акта выполненных обязательств не означает обязанности направлять отчетность за пределами фактического использования РИД; при этом положения договора могут применяться и после окончания использования РИД в части расчетов до их окончательного урегулирования (п. 7.5 договора). В итоге у Учреждения отпали основания требовать отчетную документацию за спорный период и взыскивать штраф за ее непредставление.
Цитата из акта
В частности, между сторонами лицензионного договора возникают обязательства по предоставлению права использования результата интеллектуальной деятельности, представлению отчетов об использовании результата интеллектуальной деятельности, внесению лицензионных платежей, а также ряд иных обязательств (статьи 1235, 1237 Гражданского кодекса).
Верховный Суд отменил решения нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение
Со ссылкой на пункт 1 статьи 1484 и пункт 1 статьи 1235 ГК РФ Верховный Суд воспроизвел права правообладателя и конструкцию лицензионного договора, а по пункту 3 статьи 1484 ГК РФ — запрет использовать без разрешения правообладателя сходные с товарным знаком обозначения. ВС указал, что на территории РФ гарантируется равная правовая защита исключительных прав независимо от гражданства и места деятельности правообладателя; Указ № 322 устанавливает временный порядок исполнения денежных обязательств перед иностранными правообладателями из недружественных государств, включая обязательства, связанные с использованием объектов интеллектуальной собственности, вне зависимости от сроков и вида договора. Вместе с тем подпункт «в» пункта 17 Указа № 322 исключает применение специального порядка к правообладателям, надлежащим образом исполняющим обязанности по договорам с должниками; доказательствами продолжения деятельности в РФ могут быть действующие договоры об использовании объектов интеллектуальной собственности, их исполнение, ввоз и реализация оригинальной продукции. Поскольку Компания зарегистрирована в Германии, входящей в перечень недружественных государств, судам следовало проверить, подпадает ли она под исключение, а не ограничиваться формальной ссылкой на юрисдикцию. Апелляция не исследовала доказательства истца о поставках более 10 000 000 единиц оригинальной клеевой продукции в РФ в период с 1 января 2022 г. по 1 апреля 2024 г., не оценила доводы о добросовестности и надлежащем исполнении обязательств, не обосновала вывод об «обходе закона»; первая инстанция также не рассмотрела доводы ответчика о применении Указа № 322 и истца об исключении по пункту 17. Нарушены пункт 7 статьи 71 и пункт 2 части 4 статьи 170 АПК РФ, часть 3 статьи 8 АПК РФ, а также принцип добросовестности (пункт 3 статьи 1, пункт 3 статьи 307 ГК РФ); со ссылкой на постановление КС РФ от 24 марта 2023 г. № 10-П ВС подчеркнул обязанность судов исследовать фактические обстоятельства по существу, не ограничиваясь формальными условиями применения нормы. Указание СИП о том, что апелляция оценила доказательства и признала исключение неподтвержденным, не соответствует содержанию постановления апелляции.
Цитата из акта
В соответствии с пунктом 1 статьи 1235 Гражданского кодекса по лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.
Верховный Суд отменил решение суда первой инстанции, апелляционное определение и определение кассационного суда
ВС сослался на статьи 420, 421, 432 ГК РФ и указал, что по лицензионному договору о передаче секрета производства существенным является указание на конкретный результат интеллектуальной деятельности либо ноу-хау; без согласования предмета договор нельзя считать заключенным. По статьям 1465, 1469, 1233 и 1235 ГК РФ суд подчеркнул, что предметом такого договора является предоставление права использования конкретного секрета производства, а не абстрактных материалов. По статьям 56 и 196 ГПК РФ суды обязаны были установить, что именно являлось предметом договора и был ли передан именно согласованный секрет, чего сделано не было. Не оценено и экспертное исследование патентного поверенного.
Цитата из акта
В соответствии с пунктом 1 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором…
Верховный Суд отменил решения нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение в суд кассационной инстанции
Существенное нарушение норм материального и процессуального права. В силу п.2 ст.15 ГК РФ размер упущенной выгоды не может быть меньше доходов, полученных нарушителем. Принцип добросовестности (п.п.3,4 ст.1 ГК РФ): неправомерное поведение не должно быть выгоднее правомерного. Размер упущенной выгоды определяется исходя из вознаграждения по лицензионному договору, который был бы заключён при обычных условиях (ст.ст.1367, 1235, 424 ГК РФ, п.136 Пленума ВС №5/29). Суд кассационной инстанции не вправе переоценивать доказательства и выводы судов первой и апелляционной инстанций (п.1 Постановления Пленума ВС №29 от 11.12.2012).
Цитата из акта
…Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что исходя из пункта 5 статьи 1235 ГК РФ лицензионный договор предполагается возмездным, если самим договором прямо не предусмотрено иное.
Верховный Суд отменил решения нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции
ВС отменил апелляционное определение, указав:
1) лицензионное вознаграждение по договору коммерческой концессии уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности независимо от того, осуществлялось ли фактическое использование (ст. 1027, 1235, 1286 ГК РФ);
2) ст. 1032 ГК РФ устанавливает обязанность пользователя использовать товарный знак;
3) ссылка суда апелляционной инстанции на неиспользование как основание отказа во взыскании вознаграждения противоречит п. 13.7 Постановления Пленума ВС РФ № 5/29;
4) факт оплаты паушального взноса 6 000 долларов не имеет правового значения.
Цитата из акта
По смыслу пункта 5 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 Гражданского кодекса Российской Федерации вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
Апелляционная коллегия Верховного Суда РФ (ст. 360, 361, 366 ГПК РФ) оставила решение без изменения. ВС указал, что вознаграждение за свободное воспроизведение в личных целях имеет компенсационный характер (п. 1 ст. 1245 ГК РФ). Обязанность по сбору средств возложена на аккредитованные организации (п. 2 ст. 1245, ст. 1244 ГК РФ). Средства в бюджет не уплачиваются, между сторонами возникают обязательственные отношения (ст. 8 ГК РФ). Пункт 5 Положения соответствует п. 1 ст. 1243 ГК РФ. Размер средств определён в процентном отношении, что не противоречит законодательству. Доводы о повторном взыскании сбора основаны на неправильном толковании (ст. 1235 ГК РФ). Заявители не являются правообладателями, поэтому их права Положением о распределении вознаграждения не нарушаются. Пункты 8, 9 не противоречат ст. 6 ФЗ № 98-ФЗ (коммерческая тайна) и ст. 8 Таможенного кодекса ТС.
Цитата из акта
Довод кассационной жалобы о том, что в нарушение статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации оспариваемые нормы допускают повторное взыскание сбора, который уже был уплачен при приобретении оборудования и материальных носителей у изготовителя, основан на неправильном толковании норм материального права и не может служить поводом к отмене решения суда. постановление не регулирует…
Кассационная коллегия ВС РФ оставила решение без изменения. Суд руководствовался ст. 253 ГПК РФ, ст. 1229, 1233, 1235, 1248, 1250, 1254, 1367, 1398, 1406, 1486, 1489, 1513, 1514 ГК РФ. Суд указал, что лицензиат не обладает исключительным правом на РИД; споры о предоставлении правовой охраны являются административным производством, где вопрос о правах лицензиата не разрешается. Лицензиат вправе оговорить в лицензионном договоре условия на случай признания патента недействительным или участвовать в качестве представителя правообладателя по доверенности.
Цитата из акта
…по патентным спорам, как видно из их содержания, является порядок административного производства по рассмотрению и разрешению таких споров в Палате по патентным спорам. Статьями 1229, 1233, 1235, 1367, 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации закреплено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство…
ВС указал: в административном порядке (п. 2 ст. 1248 ГК РФ) рассматриваются споры, связанные с предоставлением и прекращением правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности. Лицензиат (в т.ч. исключительный) не обладает исключительным правом — оно остается у правообладателя. По лицензионному договору правообладатель лишь предоставляет право использования (ст. 1233, 1235, 1367, 1489 ГК РФ). Поэтому права лицензиата при рассмотрении этих споров не затрагиваются. Защита прав лицензиата по ст. 1254 ГК РФ возможна только при нарушении третьими лицами исключительного права, а не в рамках административного производства.
Цитата из акта
По лицензионному договору правообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другому лицу (лицензиату) право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. заключение такого договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату (статьи 1233, 1235, 1367, 1489 Гражданского кодекса РФ).
Пункт 1 статьи 1235 данного Кодекса обеспечивает надлежащее правовое регулирование отношений, связанных с предоставлением права использования объекта интеллектуальной собственности, как и пункт 2 статьи 31 Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» (в период действия) – в отношении произведений. […] Оспариваемые нормы сами по себе не могут расцениваться в качестве нарушающих в обозначенном в жалобе аспекте конституционные права заявителя.
Пункт 5 статьи 1235 ГК Российской Федерации, согласно которому по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное; при отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным; при этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 данного Кодекса, не применяются, в системной взаимосвязи с пунктом 1 статьи 1235 ГК Российской Федерации направлен на защиту права стороны лицензионного договора – обладателя исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиара) на получение вознаграждения за предоставление другой стороне (лицензиату) права использования такого результата или такого средства в указанных в договоре пределах и в соответствии с предусмотренными данным договором формами выплаты вознаграждения, а потому не может рассматриваться как нарушающий конституционные права заявителя, указанные в жалобе.
Каждый способ использования произведения представляет собой самостоятельное правомочие, входящее в состав исключительного права, принадлежащего автору (иному правообладателю). Право использования произведения каждым из указанных способов может быть предметом самостоятельного лицензионного договора (подпункт 2 пункта 6 статьи 1235 ГК РФ).
Право использования произведения каждым из способов, входящих в состав исключительного права, может быть предметом самостоятельного лицензионного договора; разрешение на один способ не означает согласия на другие способы, в частности на доведение до всеобщего сведения.
Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором.
Лицензиат вправе использовать произведение только в пределах предоставленных ему прав; издательство обязано доказать наличие таких прав.
Если лицензионным договором прямо не предусмотрена его безвозмездность, но при этом в нем не согласовано условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, такой договор в силу абзаца второго пункта 5 статьи 1235 ГК РФ считается незаключенным.
Если лицензионный договор прямо не предусматривает безвозмездность, но не согласовано вознаграждение — договор считается незаключенным; вознаграждение платится за предоставление права, а не за факт использования
в силу пункта 7 статьи 1235 ГК РФ переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.
Переход исключительного права к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения ранее заключённого лицензионного договора — новый правообладатель становится лицензиаром на прежних условиях
Таким образом, содержащиеся в нѐм положения не входили в круг существенных условий, наличие которых обязательно в лицензионном договоре (п.
Отсутствие в лицензионном договоре с РАО указания на конкретные произведения и авторов не свидетельствует о несогласовании предмета, если предмет определён как репертуар РАО; перечень отчётной документации не относится к существенным условиям.
Исходя из пункта 5 статьи 1235 ГК РФ лицензионный договор предполагается возмездным, если самим договором прямо не предусмотрено иное.
Лицензионный договор предполагается возмездным; если безвозмездность прямо не предусмотрена и не согласован размер вознаграждения — договор считается незаключённым; вознаграждение уплачивается за предоставление права использования, а не за фактическое использование